Cómo proteger los derechos de marca comercial de su empresa

Lo llamaremos Peter. Después de años trabajando en el campo empresarial, Peter decidió renunciar y comenzar su propio negocio. La experiencia de Peter fue el diseño y desarrollo web. Peter eligió "Saga Web Design" como nombre comercial.

El primer año de Peter en el negocio fue duro. Al ser el chico nuevo de la cuadra, le resultó un poco más difícil ganarse a los clientes de lo que había imaginado al principio. Pero Peter estaba decidido a hacer de su negocio un éxito. Poco a poco fue adquiriendo como clientes varias grandes corporaciones.

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Al final del segundo año, su negocio era sólido y rentable. Pero la burbuja de Peters estaba a punto de estallar. Peter recibe una carta certificada por correo y descubre que era el destinatario de una carta de cese y desistimiento de un abogado que representa a una empresa en un estado adyacente llamado "Saga Consultancy Inc." La carta indicaba que Saga Consultancy Inc, Inc. ha registrado el nombre de Saga como una marca comercial federal y que Peter debe dejar de usar el nombre de Saga en su negocio de inmediato o enfrentará una demanda por infracción de marca registrada.

¿Se puede detener a Saga Consultancy Inc.? La respuesta es ... todo depende.

Para ayudarnos a comprender mejor las posibilidades de Peter, echemos un vistazo a las marcas comerciales y la terminología. En un lenguaje sencillo y corriente, el término "marca registrada" se utiliza para referirse tanto a las marcas utilizadas para productos como a las marcas utilizadas para servicios.

Estrictamente hablando, una marca comercial solo se refiere a la base de un producto. Los nombres de marcas comerciales se colocan en el producto en sí o en su empaque. Por el contrario, una marca utilizada para designar la fuente de un servicio se denomina "marca de servicio". Las marcas de servicio suelen aparecer en la publicidad del servicio. Es más, mientras que el nombre de una empresa (también conocido como su "nombre comercial") por sí solo no califica para la protección de marca registrada. Sin embargo, en el momento en que se utiliza el nombre comercial en publicidad; se considera una marca de servicio y puede calificar para protección. Curiosamente, una marca registrada puede ser muchas cosas. Por ejemplo, puede ser un nombre, un logotipo, un eslogan publicitario o incluso solo una palabra.

Punto lateral: en este artículo, los términos "marca registrada" y "marca" se utilizan como compensaciones y pueden referirse tanto a marcas que identifican mercancías como a marcas que identifican servicios.

De vuelta a nuestra historia ...

En el caso de Peter, ¿quién tiene mayor derecho a usar el nombre de Saga? Saga Web Design ... o ... Saga Consultancy Inc., La respuesta se puede encontrar en el viejo dicho, "la posesión es nueve décimas partes de la ley". Es decir, la primera parte que comienza a usar una marca comercial en su negocio generalmente obtiene derechos superiores sobre la marca, al menos en el área geográfica en la que se usa. Pero eso es todo. No es necesario que solicite el registro federal de una marca comercial para comenzar a usarla, y no es necesario que solicite el registro federal de su "marca" para adquirir derechos sobre ella.

Como sugiere el abogado de Saga Consultancy Inc., la importancia de tener un derecho superior a un nombre es que generalmente permitirá al propietario evitar que otros usen la marca, o al menos limitar el uso de la misma por parte de otros. Más importante aún, un derecho superior sobre una marca comercial dará derecho al propietario a entablar una demanda por infracción de la marca. En tales demandas, el propietario de una marca registrada podrá obtener una orden judicial para evitar que el infractor use la marca en su negocio y, en algunos casos, también podrá recuperar los daños económicos causados ??por la infracción de la otra parte.

REGISTRO FEDERAL - ¿CUÁL VALE?

Así que aquí está la conclusión. Si el primer derecho de uso de una marca comercial puede prevalecer sobre el derecho a usar el nombre, ¿tiene algún peso el comentario del abogado sobre Saga Consultancy Inc. (registro federal del nombre de Saga)? Sí, claro. En pocas palabras, el principal beneficio del registro federal es el siguiente: si surge un desacuerdo entre dos empresas o negocios sobre quién es el verdadero propietario de una marca, se alega que la empresa y / o negocio que tiene el registro federal de la marca es el propietario de la marca y tiene derecho a utilizar la marca en todo el país.

En el caso de Peter, esto significa que incluso si él estaba usando el nombre de Saga primero, y la empresa de consultoría en algún momento comenzó a usar la marca en otro estado, pero buscaba el registro federal para el nombre, la empresa de consultoría tendría derecho a expandirse. su mercado utilizando el nombre a nivel nacional. No obstante, Peter seguirá teniendo derecho a utilizar la marca en su propia zona geográfica durante el tiempo que desee, pero es posible que se le impida ampliar el uso de la marca fuera del área para la que se está utilizando ahora.

Otra razón para solicitar el registro federal de una marca comercial es que las leyes federales de marcas comerciales le otorgan el derecho de reservar un nombre comercial para uso futuro, mediante la presentación oficial de una solicitud de "intención de uso" en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas y declarando que tiene una intención genuina de utilizar la marca en los negocios. Se considera que la fecha de presentación de la solicitud es la fecha del primer uso del nombre.

Teniendo esto en cuenta, siempre es una buena idea registrar una marca antes de su uso. Si tiene una marca válida, el único requisito para el registro federal es que la marca se utilice comercialmente en otro estado del país, lo que simplemente significa que el propietario de la marca la ha utilizado en la venta de bienes o servicios en otro estado. . Además, si el registro federal no es una opción, es posible que aún sea posible registrar la marca en su estado. El registro de una marca en el estado representa un aviso legal para las empresas en todo el estado del reclamo de propiedad del propietario.

INCERTIDUMBRE Y MAL ENTENDIDO

El asunto de los derechos de propiedad sobre una marca registrada no termina con el tema del primer uso. Incluso si Peter y la consultora utilizan la misma marca comercial, es posible que no haya ninguna infracción si es poco probable que el uso dual dé lugar a un error público en cuanto al origen de las mercancías o los servicios de las empresas. La realidad de tal concepto erróneo se basa en la medida en que las mercancías y los servicios compiten entre sí. Por ejemplo, en nuestro escenario, si la consultora entablara una demanda contra Peter por infracción del nombre de Saga, un tribunal probablemente dictaminaría que no hubo infracción, por dos razones.

(1) La primera razón es que la empresa de consultoría y los servicios de diseño web no compiten por el mismo dólar del cliente, a menos que, por supuesto, la empresa de consultoría sea una empresa de desarrollo de sitios web. Y (2) tiene que ver con las áreas geográficas en las que Saga Consultancy Inc. y Saga Web Design hacen negocios; La empresa de Peter opera en Los Ángeles y la consultora opera en el área de Las Vegas, Nevada. El hecho de que no haya superposición entre las áreas geográficas en nuestro ejemplo hace que la posibilidad de confusión en cuanto al origen de los dos productos o servicios sea aún menos probable. Entonces, bajo estas condiciones, Peter puede sentirse seguro al defender su posición y rechazar las demandas del abogado de dejar de usar el nombre de Saga.

Lo mismo se aplica cuando un individuo o una empresa solicita el registro de marca federal; la Oficina de Patentes y Marcas Registradas no registrará una marca si cree que el uso de la marca para los productos o servicios manufacturados del solicitante dará lugar a un malentendido en la mente del público en general sobre la marca y, lo que es más importante, sobre la fuente de cada de los productos o servicios asociados con la marca.

ELEGIR UNA MARCA

Al tener en cuenta una gama de posibilidades para el nombre de su negocio o empresa, hay criterios importantes a tener en cuenta:

1. ¿El nombre infringirá los derechos de otra persona?

Para encontrar la respuesta a esta pregunta, siempre debe realizar una búsqueda de marca antes de decidirse por un nombre. El motivo es que, como se mencionó anteriormente, si comienzas a utilizar una marca que ya pertenece a otra persona o empresa, corres el riesgo de tener que descartar la marca, luego de haber comprometido mucho tiempo, dinero y esfuerzo en establecer su uso en tu negocio.

2. ¿Cuánta protección se le dará al nombre bajo la ley federal de marcas?

MARCAS COMERCIALES SÓLIDAS Y DÉBILES

El grado de protección que se le dará a una marca comercial anticipada depende en gran parte del punto fuerte o debilidad relativa de la marca en sí. Resulta que, al elegir "Saga" como marca comercial, Peter eligió una marca comercial sólida para su negocio. Cuanto más distintiva sea una marca, es probable que sea más fuerte y más fácil será obtener protección legal para ella. En comparación, cuanto más evocadora es la marca, más débil se considera legalmente. Los nombres ilógicos, que no significan nada, como Enron o Saga, se consideran muy distintivos y mucho más fuertes que los nombres que simplemente representan la mercancía o el área geográfica en la que se encuentra la empresa. No hay nada de malo en usar un nombre geográfico en el nombre de una empresa es '

Sin embargo, incluso una marca débil a menudo puede resultar fuerte, si tiene un significado secundario. "Significado secundario" significa que el público en general ya no considera que el nombre sea solo el apellido de alguien, o simplemente una descripción geográfica, sino que el nombre ha adquirido otro significado, asociado con el producto o servicio del propietario; para el público en general, el nombre ahora "significa" la mercancía o servicio.

¿Qué tan fuerte habría sido la marca registrada de Peter si hubiera llamado a su empresa "Diseño web de Peter" en lugar de usar el nombre de Saga? Después de todo, los nombres de los propietarios se usan comúnmente para nombrar empresas y, en general, cada persona tiene derecho a usar su propio nombre en su empresa, a menos que el nombre ya haya adquirido un significado secundario. Sin embargo, los nombres personales, como los nombres geográficos y los nombres descriptivos, se consideran marcas muy débiles y, a menudo, no recibirán una protección de marca fuerte, a menos que hayan adquirido un significado secundario. Ejemplos de empresas con marcas que han adquirido significados secundarios son Sears, Pennies y KFC.

Por supuesto, hay casos en los que una marca comercial puede ser tan conocida, y estar tan establecida tanto a nivel local como internacional, que su propietario puede evitar que otros utilicen el nombre incluso si los bienes o servicios no compiten, si el propietario puede demostrar que el uso del nombre por parte de otros diluiría la fuerza de la marca. Un buen ejemplo de esto es la marca registrada Virgin de Sir Richard Branson.

Es cierto que si está pensando en nombrar su negocio en este momento, esto en sí mismo es una razón crucial para mantenerse alejado de la tentación de darle un nombre compartido por una empresa ya famosa. Las corporaciones con marcas comerciales famosas son, en general, extremadamente protectoras de sus marcas comerciales y no dudarán ni por un momento en presentar una demanda para proteger su nombre y marca. Incluso elegir una marca con un nombre que suene similar hará que el usuario de la marca copiada, como mínimo, reciba el tipo de carta que Peter recibió del abogado que representa a Saga Consultancy Inc. Entonces, en conclusión, una búsqueda preliminar de marca registrada, Un poco de ingenio, junto con el registro federal, el propietario de una empresa podría desarrollar una marca comercial que obtenga una protección sólida y tenga un valor duradero para el propietario.